Wie ist das angemessene Entgelt im Fall einer Rechtsverletzung zu bemessen, wenn des Erzeugnis im Ausland vertrieben wird und dort gar kein Schutz besteht?

Bild: © SeanPrior - Pharmacist showing a drug box to a young woman in the pharmacy
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Dem Sachverhalt ging voraus, dass ein Unternehmen bei der Herstellung eines Arzneimittels (Blutgerinnungskonzentrat) ein österreichisches Verfahrenspatent über einen Zeitraum von ca 2 Jahren verletzt hatte.

Eine entscheidende Frage im Immaterialgüterrecht: Wie hoch ist das ‚angemessene‘ Entgelt?

Der Rechteinhaber ist so zu stellen, als hätte er dem Verletzer die Nutzung des unbefugt verwendeten Rechts durch Vertrag eingeräumt und dafür ein Entgelt vereinbart; Richtschnur dafür hat zu sein, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten[1].

Ob der Verletzer selbst mit Verlust oder Gewinn gearbeitet hat, ist irrelevant[2].

Maßgebend sind die Umstände des Einzelfalls[3].

In der Folge stellte sich die Frage, wie hoch das dafür zu leistende „angemessene Entgelt“ zu berechnen ist. Damit begann die Schwierigkeit festzustellen, in welchem Umfang das Arzneimittel verkauft worden war.

Das Arzneimittel war nämllich sowohl in Österreich aber auch  – ein großer Teil – in das Ausland verkauft worden.

Patentschutz gab es nur in Österreich – Nicht im Ausland

Die Auslieferung an Kunden in Österreich und im Ausland erfolgte faktisch durch die Patentverletzerin, „Preisgestaltung und Fakturierung“ aber – jedenfalls für die ausländischen Kunden – durch die Muttergesellschaft in der Schweiz. Im europäischen Ausland bestand zu diesem Zeitpunkt aber offenbar kein Patentschutz mehr.

Der OGH sah es so, dass die gesamten durch Nutzung des Patents erzielten Erlöse der Mutter als Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist.

Was hätten vernünftige und redliche Parteien vereinbart?

Redliche Parteien hätten sich auch bei Lizenzverhandlungen an diesen Erlösen orientiert, da sich das Interesse der Mutter an der Nutzung des Patents selbstverständlich darin widerspiegelte und nicht im konzernintern an die Beklagte gezahlten Herstellungsentgelt.

Vernünftige und redliche Parteien hätten den Vertrieb im Ausland bei Lizenzverhandlungen daher berücksichtigt.

Im gegenständlichen Fall erachtete der OGH einen Betrag in der Höhe von 359.913,30 EUR als angemessen. Nach Meinung der Gerichte hätten redliche Parteien im vorliegenen Fall einen Satz von 1 % des „Nettoverkaufspreises“ vereinbart.

Die Klägerin begehrte ursprünglich 3.071.471,52 EUR und eine Verdoppelung als Schadensersatz, insgesamt daher 6.142.742 EUR.[4]

(OGH, 22.9.2015, 4 Ob 3/15t)

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[1] OGH, 4 Ob 36/05f, BOSS Zigaretten VI, RIS-Justiz RS0120089

[2] OGH, 4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer
[3] OGH, 4 Ob 133/13g, EDV-Firmenbuch
[4] Die Mutter der Klägerin hatte mit der Patentberechtigten 1991 in Bezug auf das auch hier strittige Verfahren eine Lizenzvereinbarung für „Herstellung und/oder Veräußerung“ geschlossen, die sich auf die USA, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und „einige europäische Staaten“ bezogen hatte. Das Lizenzentgelt hatte 3 % vom Nettoumsatz betragen. Mit Prozessgegnern in amerikanischen Rechtsstreitigkeiten vereinbarte die Klägerin für eine nicht exklusive, weltweite Lizenz einen Satz von 4 %. Der Beklagten hatte sie (für den Fall einer Kombination des geschützten mit einem anderen Verfahren) 2 % angeboten. Allgemein sind in der Pharmabranche bei Verfahrenspatenten Lizenzsätze von 2 bis 10 % üblich, bei Blutgerinnungsfaktoren wurden 2012 durchschnittlich 5,6 % bezahlt.

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